Неоднородные товары и борьба за товарный знак

Однородность и ее влияние на судьбу товарного знака

31 Марта 2015

Н.А. Радченко,
кандидат юридических наук,
советник ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

“Журнал Суда по интеллектуальным правам”, № 8, июнь 2015 г., с. 49-58

При рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием наметились определенные тенденции в отношении учета и оценки однородности товаров и/или услуг при решении вопроса – с одной стороны, об использовании ответчиком спорного товарного знака, и с другой – о заинтересованности истца.

О применимости критерия однородности при доказанности использования товарного знака

Как и ранее в решениях Роспатента, в решениях Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), компетентного рассматривать дела о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, зачастую отмечается, что при оценке обстоятельств, связанных с использованием товарного знака, критерий однородности товаров применению не подлежит.

Видимо, данное утверждение основано на п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласно которому «исключительное право может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован…». В этой норме отсутствует указание на возможность использования правообладателем товарного знака в отношении однородных товаров – как на реализацию своего исключительного права.

Каковы же последствия такого подхода?

Рассмотрим несколько ситуаций, касающихся применения или неприменения критерия однородности при оценке доказанности использования спорного товарного знака правообладателем.

Правообладатель представил доказательства использования спорного товарного знака на этикетке, предназначенной для маркировки белого сухого вина.

По результатам рассмотрения принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для других алкогольных напитков с сохранением охраны только для товара «белое сухое вино».

Аналогичный подход применен судом в деле № СИП-225/2013 (решение от 13.08.2014). В результате при доказанности использования ответчиком спорного товарного знака для алкогольных напитков, а именно, «водки», регистрация товарного знака была сохранена в силе только для этого товара и частично прекращена досрочно в связи с его неиспользованием для товара «пиво».

В связи с этим целесообразно вспомнить об идее, которая заложена в механизм досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с неиспользованием: исключить из реестра неиспользуемый товарный знак, обеспечив тем самым возможность регистрации (или использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции.

При этом следует понимать, что прекращение охраны товарного знака не является наказанием владельца за неиспользование, а является средством поддержания на соответствующем рынке нормальной конкурентной среды.

Если относиться к данному механизму как к наказанию владельца за неиспользование, то, действительно, следовало бы требовать от него представления доказательств по всем товарам, для которых знак зарегистрирован, и прекращать охрану знака в отношении всех товаров (услуг), по которым такие доказательства не представлены.

Если же рассматривать этот механизм как средство защиты прав и законных интересов заинтересованного лица, то следует принимать во внимание, каким образом то или иное решение суда защищает эти права и интерес.

Кроме того, и правообладатель подобным решением ограничен в своем праве предоставить лицензию на использование товарного знака для маркировки красных вин, так же как и для маркировки сладких, полусладких и других алкогольных напитков. Такие же последствия ждут и товарные знаки для товаров «пиво» и «водка», т.к. практика Роспатента свидетельствует о признании этих товаров однородными, в том числе и в силу сделанной в МКТУ оговорки к 33 классу – алкогольные напитки (за исключением пива).

Таким образом, при формулировании товара в перечне спорной регистрации родовым понятием – «алкогольные напитки», под которое подпадают видовые понятия, соответственно, красные вина сухие, полусухие, портвейны, ликеры, водка и т.д.

, что в определенной степени свидетельствует об однородности этих товаров, – неприменение критерия однородности товаров при оценке доказательств использования приводит к искажению самой идеи, заложенной в норму о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Между тем в издании авторитетной международной организации – ВОИС – отмечается:

«Для того, чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении, по крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован.

Использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром»1.

Такой более дружественный к владельцу товарного знака подход, безусловно, может несколько осложнить процедуру рассмотрения данных дел, поскольку потребует более внимательного отношения при «вычищении» реестра.

Для упрощения можно было бы предоставить владельцу знака возможность ходатайствовать о сохранении охраны в отношении товаров и услуг из числа тех, для которых охрана была предоставлена, и однородных тем, по которым использование доказано.

С учетом рекомендации ВОИС полагаем, что отечественная практика неприменения критерия однородности товаров при оценке доказательств использования спорного товарного знака требует определенной корректировки, тем более, что при рассмотрении таких споров критерий однородности применяется при оценке заинтересованности истца, и в этом случае практика оценки однородности более либеральная.

Можно рассмотреть другую ситуацию, когда знак зарегистрирован по 33 классу МКТУ только для водки (или только для виноградных вин), а правообладатель представляет доказательства его использования для виски (другого крепкого спиртного напитка) или, соответственно, для плодово-ягодных вин.

В такой ситуации, несмотря на безусловную однородность этих товаров (водка и виски или, соответственно, вино виноградное и плодово-ягодное); принимать такое доказательство и сохранять регистрацию знака нельзя, поскольку в данном случае владелец товарного знака не реализует предоставленное ему позитивное право – использовать знак в отношении товаров, для которых этот знак зарегистрирован.

Это вытекает из содержания п. 2 ст. 1486 и 1484 ГК РФ, которые обязывают правообладателя представлять в свою защиту доказательства использования товарного знака в отношении только тех товаров, на которые непосредственно распространяется его исключительное право.

И именно в этом контексте следует согласиться с обоснованностью тезиса: «критерий однородности не подлежит применению».

Однако обоснованность такого подхода в рассмотренной ситуации не влечет за собой необходимость или целесообразность применять этот же подход в другой ситуации, а именно: сокращать перечень спорной регистрации товарного знака с родового понятия «кондитерские изделия» до конкретного товара «конфеты» в случае доказанности использования товарного знака только для конфет.

Однородны или нет?

Сложившаяся практика сохранения регистрации знака только в отношении того товара, для которого доказано использование, в определенном смысле упрощает процесс рассмотрения подобных споров.

Однако, если отойти от этой практики в силу ее ущербности и признать необходимым сохранение правовой охраны этого знака в отношении однородных товаров, то актуальной становится оценка однородности товаров и услуг, влияющая на судьбу знака.

Учитывая большое количество споров в сфере алкогольного бизнеса, нужно признать, что вопрос установления однородности таких товаров, как пиво, водка, виски, вина и других алкогольных напитков, является дискуссионным.

С одной стороны – это всё алкогольные напитки, т.е.

они входят в одну родовую группу, тем более, что при включении «пива» в 32 класс МКТУ, в который включены в основном безалкогольные напитки, в 33 классе сделана соответствующая оговорка – «алкогольные напитки за исключением пива», что свидетельствует об отнесении «пива» к алкогольным напиткам. Данный подход отражен во многих решениях Роспатента и судов, в частности, в решении от 17 апреля 2014 г. по делу № СИП–449/2013, в котором суд признал однородными товарами алкогольные напитки «пиво» и «коньяк».

Источник: http://ipcmagazine.ru/trademark-law/uniformity-and-its-effect-on-the-fate-of-the-trademark

Общеизвестный товарный знак

Общеизвестный товарный знак является особой разновидностью товарных знаков и обладает особенностями, которые в общем и целом предоставляют правообладателю расширенную правовую охрану средства индивидуализации.

Такая расширенная правовая охрана предоставляется по той причине, что товарный знак приобретает широкую известность среди потребителей, что повышает его привлекательность для нарушений со стороны третьих лиц, в частности, тех, которые прямыми конкурентами правообладателя не являются, но рассчитывают обогатиться за счет его деловой репутации и известности.

Из статьи 1508 Гражданского кодекса РФ можно вывести следующие требования, которым должен соответствовать общеизвестный товарный знак:

а) Интенсивное использование определенного обозначения правообладателем или другими лицом под контролем правообладателя. Интенсивность использования определяется, как правило, по следующим критериям:

• территория реализации товаров, на которых было нанесено обозначение (страны и конкретные населенные пункты);
• объем реализации товаров и услуг;
• затраты на рекламу средства индивидуализации, способы рекламирования и охват аудитории;
• стоимость товарного знака по данным финансовой отчетности.

б) Широкая известность в России на дату, указанную в заявлении о признании товарного знака общеизвестным. Широкая известность является оценочным критерием, но Роспатент в Административном регламенте рекомендует ориентироваться на следующие сведения:

• среднегодовое количество потребителей;
• положение (доля) производителя товаров и услуг на соответствующем рынке. При этом должны учитываться как географические, так и товарные границы рынка;
• результаты социологических опросов потребителей по вопросу известности товарного знака. Социологические опросы должны быть проведены независимой организацией. На практике распространено предоставление отчетов за несколько предыдущих лет;
• устойчивость связи между товарным знаком и правообладателем. Так, по одному из дел было отказано в признании общеизвестности по той причине, что за непродолжительный период времени исключительное право на товарный знак несколько раз переходило к различным лицам.

в) Отсутствие у других лиц тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, которые в отношении однородных товаров и услуг обладают более ранним приоритетом, чем дата приобретения широкой известности. Это требование объясняется тем, что признание исключительного права  на общеизвестный товарный знак с обратной силой не должно нарушать законные интересы других добросовестных предпринимателей.

г) Признание товарного знака общеизвестным Роспатентом и внесение сведений о нем в соответствующий перечень. Этот формальный признак вносит определенность в  общественные отношения, позволяя любым третьим лицам знать об особенностях правовой охраны обозначения.

Таким образом, общеизвестный товарный знак — это обозначение, которое признано Роспатентом широко известным среди потребителей в результате его интенсивного использования правообладателем. Этому определению в России по состоянию на конец 2015 года соответствуют 155 обозначений (для сравнения всего зарегистрировано более 100 000 торговых марок), в числе которых:

2. Правовая охрана общеизвестного товарного знака.

Все особенности правовой охраны связаны с расширением юридических возможностей, гарантированных обладателю исключительного права. Общеизвестный товарный знак охраняется со следующими особенностями.

Во-первых, исключительное право на общеизвестный товарный знак распространяется не только на однородные, но и на неоднородные товары и услуги, если использование знака будет ассоциироваться с правообладателем и может ущемить его интересы.

Как правило, такие ассоциации и возможность ущемления интересов присутствуют почти во всех случаях.

Во-вторых, Гражданский кодекс связывает возникновение исключительного права не с моментом подачи заявки, вынесением решения о признании или внесением обозначения в государственный перечень, а с датой приобретения обозначением широкой известности. Таким образом, правовая охрана общеизвестных товарных знаков может возникнуть с обратной силой.

В-третьих, исключительное право действует без ограничения срока. Напомним, по общему правилу, срок действия прав на товарные знаки составляет 10 лет, правда, с возможностью неоднократного продления.

В-четвертых, Роспатент при рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков фактически более внимательно подходит к экспертизе заявок на обозначения, сходные с общеизвестными средствами индивидуализации, и все спорные и пограничные вопросы, как правило, толкует не пользу заявителей по таким заявкам.

В-пятых, на практике существует и один недостаток, связанный с признанием торговой марки общеизвестной, а именно уменьшается обороноспособность исключительного права на нее.

Роспатент может не зарегистрировать договор об отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак или не принять согласие правообладателя на регистрацию другим лицом сходного обозначения.

Дело в том, что в этих случаях возникает риск введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, а гражданское право призвано защищать интересы не только предпринимателей, но и потребителей.

3. Признание товарного знака общеизвестным в России.

Признание товарного знака общеизвестным в России осуществляется в административном порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).

Признать общеизвестным можно как уже зарегистрированный в общем порядке товарный знак, так и обозначение, которое фактически использовалось в качестве средства индивидуализации товаров и услуг.

В настоящее время процедура детально урегулирована Административным регламентом, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 27 августа 2015 г. №602, поэтому далее я остановлюсь только на наиболее важных вопросах.

• документы, которые необходимо подать в Роспатент: заявление по установленной форме, доказательства интенсивного использования и широкой известности, образец товарного знака (если он не зарегистрирован в России), доверенность (если действия осуществляются через представителя).
• размер патентной пошлины: 40 500 рублей;
• срок рассмотрения заявления: 10 месяцев;
• в процессе рассмотрения заявления проводится проверкка товарного знака на сходство до степени смешения с обозначениями, имеющими более ранний приоритет.

Поступившее заявление и прилагаемые документы сначала проверяются по формальным признакам и на предмет уплаты пошлины в установленном размере.

Затем назначается дата заседания коллегии из 3-х экспертов, на которой вправе присутствовать заявитель для дачи пояснений и представления дополнительных доказательств.

Если заключение коллегии положительное, то Роспатент издает решение о признании исключительного права на общеизвестный товарный знак, вносит сведения о нем в государственный перечень и выдает свидетельство. Для наглядности общий порядок представлен на схеме.

Обратите внимание, что решение об отказе следует обжаловать непосредственно в Суд по интеллектуальным правам, минуя Палату по патентным спорам, поскольку ст.

1500 ГК РФ не устанавливает административный порядок оспаривания решений об отказе в признании товарного знака общеизвестным. Вместе с тем ст.43.

4 ФКЗ “Об арбитражных судах в РФ” относит к компетенции СИП дела об оспаривании ненормативных правовых актов Роспатента.

Источник: http://sumip.ru/biblioteka/tovarnye-znaki/obshheizvestnyj-tovarnyj-znak/

Что такое общеизвестный товарный знак?

В законе существует понятие общеизвестного товарного знака. Это такой знак, который стал широко известен в России в результате интенсивного использования.

Общепризнанными становятся марки товаров и услуг, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Как правило, производители таких товаров широко рекламируют свой их, так о них узнают многие, а степень доверия к марке повышается за счет качества продукта.

Такой знак, которому доверяют многие потребители, может стать общеизвестным в РФ.

Зачем товарному знаку статус общеизвестного?

Общеизвестный знак имеет неоценимые преимущества с правовой точки зрения перед обычным товарной маркой:

• Охрана его действует на территории России бессрочно, владельцу не придется продлевать свидетельство.
• Он получает более широкую юридическую защиту – правовая охрана распространяется также на товары и услуги, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным.
• Правообладатель знака, признанного общеизвестным, вправе просить о запрещении использовании обозначения, даже если только его существенная составная часть является объектом нарушения.

Критерии признания знака общеизвестным

В Российской Федерации могут быть признаны общеизвестными следующие обозначения:

• товарные марки, охраняемые на территории Российской Федерации в силу регистрации;
• товарные марки, охраняемые на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международными договорами;
• обозначения, используемые в качестве торговой марки, но не зарегистрированные на территории России.

Также при подаче документов на признание товарного знака общеизвестным нужно приложить материалы, на основании которых патентное ведомство РФ будет решать вопрос о его общеизвестности. Это могут быть отчеты:

1. О реальной интенсивности использования знака на территории страны: дата начала использования, регионы, в которых реализовывался товар; объем реализации товара; способы использования – рекламные материалы и т. д.; экономические показатели компании.
2. О странах, в которых товарный знак используется и стал общеизвестным.
3. О затратах на рекламу марки.
4. О стоимости товарного знака исходя из его финансовой оценки.
5. О результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного независимой организацией по изучению общественного мнения.

   После рассмотрения заявки Роспатентом правообладатель получает свидетельство государственного образца о том, что данное обозначение признано общеизвестным. На сегодняшний момент в России признаны общеизвестными более полусотни товарных знаков.

• В России подан на регистрацию товарный знак COVFEFE31 мая президент США Дональд Трамп заинтриговал интернет-общественность странным твитом, заканчивающимся необъяснимым обозначением “Covfefe”.
• Продолжается борьба за товарный знак Black FridayКомпания «Блэк Фрайдэй», которая проводит акцию «Черная пятница», подала в Арбитражный суд иск на компанию «Эксперт Таун», которая реализует проект АКИТ «Настоящая черная пятница», с требованием прекратить использовать товарный знак Black Friday.
• Суд ЕС отказался регистрировать форму KitKat как товарный знакЕвропейский суд, высший судебный орган ЕС, отказался признать форму шоколадных плиток KitKat, продаваемых в Великобритании, основанием для регистрации отдельного товарного знака.
• ВДНХ зарегистрирует товарный знакПакет документов для Роспатента содержит 25 видов товаров и услуг
• Россия планирует защитить свои права на товарный знак Stolichnaya в СШАРоссийское правительство планирует защитить права России на товарный знак Stolichnaya и (или) Stoli в США с учетом действующей в этой стране правовой системы.
• Света из Иваново превратится в товарный знакПродюсер программы «Луч Света» без ведома НТВ хочет получить права на изображение телеведущей Светланы Курицыной и название ее передачи.
• Ставленник МММ регистрирует товарный знак оппозицииПретендент на участие в «Евровидении» Аким Палчаев защитит товарный знак Координационного совета от провокаций Кремля и поможет политзаключенным продажей сувениров.
• Патентное бюро поможет зарегистрировать товарный знакЗарегистрировать товарный знак – дальновидный шаг, а также важнейшая задача, если Вы планируете стабильно работать на рынке. Обращение в патентное бюро позволит минимизировать затраты времени и средств, ведь наши специалисты обладают большим опытом, который превращает процесс регистрации товарных знаков в понятную и простую процедуру.
• Apple не удалось зарегистрировать в России товарный знак для iPadКомпания Apple не смогла добиться в России регистрации бренда в виде нарисованного планшетного компьютера для своих iPad.Чиновники не нашли в предложенном Apple описании и изображении достаточно различительных особенностей.
• Apple приобрела право на товарный знак LightingКомпания Apple приобрела право на использование товарного знака Lighting, которым обозначает новый более компактный симметричный разъем в iPhone 5 и iPad 4.

Источник: http://www.ProReklamu.com/articles/all/26003-obshhjeizvjestnyj-tovarnyj-znak.html

Товарный знак

Компания зарегистрировала в отношении неоднородных товаров товарный знак, сходный с известным брендом. Обладатель прав на «старший» знак оспаривает такую регистрацию.

В своем «развитии» конкретный товарный знак может пройти три этапа.

1. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируют за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида.
2. На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака.
3. На третьем происходит создание «бренд-имиджа». Товарный знак служит носителем комплекса информации, касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Иными словами, он выступает не просто средством индивидуализации, но и символом деловой репутации (goodwill) предпринимателя.

См. также

Охрана товарного знака

Правовая охрана обычных товарных знаков распространяется лишь на однородные товары. Между тем обозначение, которое приобрело широкую известность, нуждается в расширенной правовой охране. ТРИПС-соглашение установило обязанность государств-участников отклонять и признавать недействительной регистрацию, запрещать использование товарного знака, сходного с общеизвестным, при условии, что:

1. использование товарного знака иным, чем правообладатель, лицом будет указывать на взаимосвязь между его товарами и правообладателем;
2. интересы правообладателя могут быть ущемлены (п. 2 ст. 16).

Таким образом, правовая охрана общеизвестных знаков была распространена в том числе на неоднородные товары.

Ослабление различительной способности

Западные правопорядки (прежде всего, немецкий и американский) в качестве самостоятельного правонарушения рассматривают «ослабление различительной способности».

Подобное правонарушение образует использование без согласия на то правообладателя известного товарного знака при наличии одного из следующих условий. Нарушитель формирует у потребителей ассоциации с известным брендом, паразитируя, таким образом, на репутации последнего.

Либо использует знак в отношении низкокачественных товаров или относящихся к специфическим сферам (например, интим-товарам). Однородности товаров, равно как и введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара в таком случае не требуется.

Так, например, в споре Tiffany & Co. v. Tiffany Prods., Inc. (264 N.Y.S. 459, 463 (Sup. Ct. 1932)) кинематографическая компания использовала название «Тиффани» и изображение кольца с брильянтом. Суд констатировал: «…ответчик сознательно стремился получить несправедливое преимущество, используя гудвилл истца».

При этом они использовали спорное обозначение на разных рынках – ответчик продавал мужские рубашки, а истец – различные принадлежности для курения.

Российский подход к охране товарного знака

В российском правопорядке, чтобы получить правовую охрану в отношении неоднородных товаров (услуг), товарный знак должен быть зарегистрирован в качестве общеизвестного в Роспатенте.

В настоящее время в Реестр общеизвестных товарных знаков включено всего около 200 товарных знаков.

Между тем на уровне судебной практики сформировался подход: широко известные обозначения, не зарегистрированные в качестве общеизвестных, могут получить расширенную правовую охрану посредством применения статьи 10 ГК РФ.

Компании «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.» обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN», зарегистрированному на ООО «Риттер-Джентельмен».

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды трех инстанций пришли к выводу о соответствии решения Роспатента требованиям законодательства, поскольку товары, маркируемые «младшим знаком», не являются однородными с товарами, выпускаемыми заявителями по настоящему делу под товарным знаком с международной регистрацией.

Высший арбитражный суд не согласился с мнением нижестоящих инстанций.

«Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя часов и его известность среди потребителей, имеющих высокий уровень дохода, общество “Риттер-Джентельмен”, реализуя товары для указанных потребителей, не могло не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом “VACHERON CONSTANTIN” и фирменного наименования компании “Вашерон энд Константин С. А.” – “VACHERON & CONSTANTIN S. A.”» (постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.12 № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625)

Российская правовая система не признает института «ослабления различительной способности». Между тем на основе дела «VACHERON CONSTANTIN» Суд по интеллектуальным правам сформулировал схожий состав нарушения.

Регистрация и использование чужого известного товарного знака в отношении неоднородных товаров (услуг) признали злоупотреблением правом в форме «паразитирования на чужой репутации».

К признакам подобного правонарушения суд отнес:

1. известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию;
2. умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда (решение СИП РФ от 03.06.15 по делу № СИП-1010/2014).

• Пять сценариев борьбы за товарный знак. На чьей стороне будет суд

Источник: https://www.law.ru/article/20849-qqe-16-m6-24-06-2021-neodnorodnye-tovary-i-borba-za-tovarnyy-znak